释迦摩尼佛传奇电影:职务发明创造、商业秘密保护对策研究（一） (2010-01-06 10:

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专利法

职务发明创造

商业秘密

保密协议

竞业限制

员工离职

跳槽

杂谈

企业经营 要呵护你的商业秘密

——职务发明创造、商业秘密保护若干问题及对策研究

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一、相关法律及案例理解

1、关于职务发明创造的权利归属

《专利法》及其实施条例规定了“执行本单位的任务创造或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”职务发明创造的相关权利（申请专利的权利、专利申请权、专利权或技术秘密所有权）为该单位享有。其中，“执行本单位的任务创造所完成的发明创造”包括三种情形（如图）。《合同法》及相关司法解释也有类似的规定，只是在这里，职务发明创造换成了“职务技术成果”。

需要注意的是：

1）关于“本职工作”，一般是指发明人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围，而不是单位的业务范围，也不是个人所学专业的业务范围。有学者还认为，这里的本职工作是指研究、设计、开发的工作，其他的工作不包括在内，理由是并非所有本职工作执行的结果都可能产生发明创造。不过，即便将“本职工作”作如此狭隘的理解，一般会利用本单位的物质技术条件，这也可以证明是属于职务发明创造。

2）第三种情形中的1年，应从办理退休、离职手续正式与原单位脱离关系之日开始算起；此种发明创造“作出”的日期应是发明创造实际完成日，而非专利申请日（比如在1年后申请专利的并不意味着作出发明创造一定是在1年后）；如果在1年内申请专利的，则可以推定该专利申请日为作出发明创造的日期；当然也可能没有申请专利，这时需要其他的证据证明作出发明创造的日期。

3）第三种情形中的“有关”，有学者认为应理解为，该发明创造“在原单位具体承担的本职工作或者在原单位分配的任务范围之内”，有学者表述为，该“发明创造就是发明人在原单位工作时的职务范围，而不仅仅是同发明人在原单位从事的专业工作或业务有某种联系，更不是指发明创造在单位的业务范围内或个人所学专业的范围内”，“应是原单位可以合理预见和期待的职务发明”。看来，不少人认为“有关”的解释应从紧而不从宽。

4）第三种情形所述的职务发明创造有1年的期限（过了1年后作出的发明创造就不属于原单位了），这不同于商业秘密（技术秘密或说未公开的技术成果）。技术秘密没有时间期限，技术秘密在原公司就已经存在了，从原单位盗走的技术秘密任何时候都是属于原公司的；而其实第三种情形所述的发明创造在原单位还未出现或者说还不存在（“没有搞出来”），只是员工离职后才作出来的。这二者需要严格区分和举证。而员工在职期间作出的职务发明创造（即除第三种情形外），就是公司的技术秘密，如果是将在职期间作出的职务发明创造离职时带走，则涉及侵犯商业秘密。

5）对于员工隐藏发明成果离职后获利（包括自营，或转让，或申请专利等）的情形，理论上属于违法，但是期望完全通过法律手段解决问题是不现实的，需要综合法律和各种管理手段进行。由于员工未向公司透露，未留下完整的书面材料，通过起诉商业秘密违法行为比较困难；最有可能的思路是，留下各种记录作为证据，证明其离职后的专利申请或据以获利的技术是属于职务发明创造（但这也限于有证据证明是在一年内作出的，如上所述，只要专利申请或其他技术交易是在一年内作出的，就可以证明职务发明创造是在一年内作出的——其实有可能在职时就作出了）。

6）法律对于职务发明创造的规定，在理论上和实践上存在着漏洞或矛盾。比如发明人转职两个以上单位的情况——某人从甲单位离职到乙单位工作，转职的一年内，作出了与甲、乙两单位的职务均有关的发明创造，其发明创造的权利归属于谁（或说是谁的职务发明创造）？按照第三种情形的规定，属于甲单位；但是这项发明创造又是在乙单位完成的，利用了乙单位的物质条件。举个例子，某人从院所（跟导师作磷酸铁锂制备研究的）出来入职微宏，半年内作出磷酸铁锂的一种合成方法的发明创造（发明A），随后离职去了新公司，接下来半年内在新公司的安排下，在原磷酸铁锂合成方法的基础上经过改进又得到一发明创造或专利申请（发明A’），那么，发明A和A’到底属于那个单位的？这就需要微宏公司在员工入职、工作期间、离职等各个环节加强制度建设和管理，在法律允许的框架下，尽量约定对我公司有利的条款。

案例1：

王某在×单位从事机动车防滑装置的研究设计工作多年，后王某调离该单位。半年后，在未利用原单位任何物质技术条件的情况下，王某完成了一项机动车防滑装置的发明。王某的原单位因该项专利权属问题诉至法院，认为该发明应属职务发明专利权应归该单位所有。王某辩称：我在调离该单位后，在未使用原单位任何物质技术条件的情况下独立完成该发明，应属非职务发明，专利权应归自己所有。

法院判定，本案王某虽然未使用原单位的任何物质技术条件，并且是在调离该单位后完成的发明，但是该发明是在王某调动工作一年以内作出的，而且王某原单位从事的研究设计属本职工作。王某的发明应属职务发明，该发明的权属应归王某的原单位所有，但原单位应给王某一定的补偿。

评点：从事机动车防滑装置的研究设计是王某在原单位的本职工作，离职1年内成的一项机动车防滑装置的发明被认定为职务发明创造；那么是不是可以类推说，如果本职工作确定为开发磷酸铁锂正极材料，就可以认定，如离职后1年内研发出磷酸铁锂材料工艺，不论你采用哪一种合成路线，都是属于职务发明创造？

案例2：

制糖公司A、B分别聘请甲、乙为公司锅炉工程师、质量技术员，从事公司锅炉及其附属设备的技术维修、技术改造工作。后甲、乙辞职合办节能环保公司，几个月后申请了“滚筒式蔗渣喂料器”实用新型专利，该专利涉及的技术领域为一种甘蔗糖厂蔗渣燃烧炉附属装置，可有效地控制锅炉的燃烧工况、稳定蒸汽参数、提高锅炉运行安全性等”。两级法院均认定该实用新型专利为职务发明创造，专利权属糖公司A、B共同所有。甲、乙曾辩称A、B的生产经营项目是制糖，而不是制糖设备生产企业，并且两人没有利用原单位的物质技术条件，对此，法院未予采纳。

评点：这里给我们的启示就是，非公司核心业务、非核心技术人员的发明创造也可以判定为职务发明创造。（未完待续）

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