摩耶夫人电视剧全集:新《专利法》及其《实施细则》对企业经营的影响及对策(2010-04-15 11:06:42)

新《专利法》及其《实施细则》对企业经营的影响及对策

转载

新专利法

第三次修改

专利法实施细则

保密审查

职务发明人

杂谈

新《专利法》及其《实施细则》的影响及对策

《中华人民共和国专利法》于2008年12月27日通过了第三次修改，于2009年10月1日施行；《中华人民共和国专利法实施细则》于2010年1月9日配套修改，于2010年2月1日施行。

修改的条文较多，涉及到方方面面，而直接涉及到企业利益，为广大企业经营者所关注的，主要是以下几个方面。为行文流畅，只提炼出核心观点及注意要点，具体法律条文不再完整的列举（可参考附件全文）。

一、关于专利申请的保密审查

涉及法条：《专利法》第二十条，《专利法实施细则》第七条、第八条。

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报国家知识产权局进行保密审查。否则，向外国申请专利的发明或者实用新型，又在中国申请专利的，不授予专利权；授予了专利权的，也有可能面临被无效。

在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。外观设计专利申请不涉及到保密审查问题。

这里涉及到三种情况：一是拟直接向国外专利主管机构申请专利的，应事先向国家知识产权局提出请求，详细说明其技术方案；二是在国家知识产权局申请专利之后拟向国外专利主管机构申请专利的，同样需要在向外申请前提出请求；三是向国家知识产权局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

保密审查的具体时限为：专利申请人提出申请之后，国家知识产权局如果认为有可能涉及保密的，最迟在四个月之内告诉申请人，最迟在六个月时间内要把最后是否需要予以保密的决定告知申请人。

国家知识产权局官员表示，四个月和六个月的时间是指最长的时间，就是在遇到最复杂的情况下最长也不得超过四个月或六个月的时间通知，并不是说任何一个申请都需要这么长的时间。从2009年10月1日开始实施新的《专利法》以来的实践情况来看，对多数的申请，可以在短短的几天时间里明确告诉申请人其申请是否需要进行保密。

我们的意见是，最好按照法律的规定，在拟申请美国专利之前，向国家知识产权局提出保密审查请求，然后在得到认可后，及时办理美国专利申请手续。尽管可能说，对于如何认定发明创造是在中国完成的很困难，但是涉及与到与竞争对手的利益关系时，他们会利用一切手段去证明你是在中国完成，而无效掉你（在国外申请后才）在中国申请的专利。除非，你能非常肯定的说，我们根本就不考虑以后在中国申请专利，或者说我们愿意冒这个中国专利被无效的风险。

二、关于职务发明人的奖励与报酬

涉及法条：《专利法》第十六条，《专利法实施细则》第七十六至第七十八条。

 专利申请授权后，作为专利权人的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人（以下简称“职务发明人”）给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对职务发明人给予合理的报酬。

对于奖励、报酬的方式和数额，单位可以与职务发明人约定（比如在劳动合同中），也可以在单位的规章制度中规定（注意该规章制度应该是依法制定的）。

如果事先没有约定或规定的，单位应该按照法定的时限和金额予以职务发明人奖励、报酬。具体为：

专利权公告3个月内，应发给职务发明人奖金，不少于3000元（对于发明专利）或者不少于1000元（对于实用新型和外观设计专利）。另外，因合理化建议而启发完成的发明创造，也应给予建议人“从优”发放奖金。

专利权实施的，在专利权有效期限内，每年应当从实施专利权（得到）的营业利润（应指税后利润）中提取一定比例，作为报酬发给职务发明人，具体比例为，发明或实用新型专利的不低于2%，外观设计专利的，不低于0.2%。或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬。

专利权对外许可或转让的，应当从收取的使用费、转让费中提取不低于10%，作为报酬发给职务发明人。

注意，以上的职务发明人是作为一个整体，即一项专利如果有若干个发明人，那么他们共享一份奖金或报酬。对于发明人内部的利益分配问题，法律没有规定，通常说的第一发明人更“重要”的概念并没有得到任何法律条文的支持。

在实践中，人们碰到的难题首先是如何确定“实施专利权（得到）的营业利润”，因为营业利润是由销售产品带来的，而一项产品往往不止包含一项专利，可能会有多项专利，还可能包含有技术秘密，更有可能包含部分公知技术。有人提出，应按照该专利技术在整个营业利润中的贡献比例来计算“实施专利权（得到）的营业利润”，即是说，要采用一定的评估方法，算出一个贡献比例，乘以整个营业利润，再乘以法定的2%或0.2%，才得出报酬的金额。举例说，一批产品的税后利润为1000万元，经过测算，某项发明专利技术对其贡献率为10%，则应发给职务发明人的报酬是1000×10%×2%=2万元。

我们的意见是，一是，应尽早在公司的规章制度或员工劳动合同中，加入职务发明人奖励和报酬的规定。二是，公司的研发或技术创新奖励制度最好与该问题结合起来考虑，以免发生拿到了研发奖励后，还来要求发放专利奖励/报酬的情况。三是，奖酬的计算、发放过程最好制度化、透明化、规范化，比如设立公司知识产权评审委员会或奖酬评审会议，由公司主管领导、相关部门主管、员工代表等开会共同讨论奖酬的相关问题（特别是报酬的计算方法、发明人内部分配的比例等），使奖酬工作公平、公正、公开的进行，而不是由个别领导说了算；这也可以消除相关利益主体可能的“情绪”或猜忌心里，避免日后的麻烦。

其实，在现实生活中，真正发生员工要求单位发放专利奖金和报酬的事情还不多见，正如大家都心知肚明的，这里有很多现实的因素。但是，一旦员工离职，特别是负气出走，问题就没那么“可控”了。已有的例子已经给我们敲了警钟。也许，财务上的损失算不了什么，但是对于公司形象、声誉的影响可能就说不清楚了，特别是在网络如此发达的社会。

三、关于专利申请的代理

涉及法条：《专利法》第十九条。

新专利法取消了外国人或企业在中国申请专利必须委托我国指定代理机构的规定，同时取消了中国单位或者个人向外国申请专利必须委托我国指定代理机构的规定。

即外国人或企业申请中国专利的，委托依法设立的专利代理机构即可，国家知识产权局不再强制指定专利代理机构（即原所谓“涉外代理机构”）；而中国单位或个人申请外国专利的，可以委托依法设立的专利代理机构，也可以不委托专利代理机构，不再被强制委托“涉外代理机构”。

对于国内公司来说，意味着以后可以直接申请PCT，可以不用委托事务所，直接自行办理即可，这样至少可以节省6000元人民币（每件申请案）。

四、关于专利授权条件之“新颖性”

涉及法条：《专利法》第二十二条。

新专利法将中国的“相对新颖性”标准改为“绝对新颖性”标准。即无论是以公开发表还是以公开使用或其他形式公开，只要在全世界范围内发生，就会影响中国发明或实用新型专利申请的新颖性。所以企业应当注意，即使是在中国以外发生的公开使用行为，也会影响中国专利申请的新颖性。

对我们来说，这进一步提醒我们，新产品在境内外参展之前，一定要先申请专利（特别是外观设计专利）。

五、关于专利申请权或专利权的对外转让

涉及法条：《专利法》第十条，《技术进出口管理条例》第三十九至四十三条。

中国单位或者个人向外国人、外国企业转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。这里的有关法律、行政法规主要是指《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国技术进出口管理条例》。

按照《技术进出口管理条例》，国家对技术出口实行分类管理，将技术分为禁止出口的技术、限制出口的技术和自有出口的技术。我们公司的技术一般应属于自由出口的技术。国家对属于自由出口的技术，实行合同登记管理。出口属于自由出口的技术，合同自依法成立时生效，不以登记为合同生效的条件。出口属于自由出口的技术，应当向商务部办理登记，并提交下列文件：（一）技术出口合同登记申请书；（二）技术出口合同副本；（三）签约双方法律地位的证明文件（营业执照等）。商务部收到文件后３个工作日内，对技术出口合同进行登记，颁发技术出口合同登记证。申请人凭者技术出口合同登记证办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。如果属于限制出口的技术，国家实行许可证管理，办理手续将更加麻烦，在此从略。

按照《专利法》，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国家知识产权局登记，由国家知识产权局予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

所以这里需要我们注意的是，在申请专利之时，就应考虑上述问题。比如，是以谁的名义申请，国内公司、美国公司还是联合申请？等等。

六、关于专利的强制许可制度

涉及法条：《专利法》第四十八至五十八条，《专利法实施细则》第七十三至七十五条。

专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，他人（具备实施条件的单位或个人）可以向国家知识产权局申请强制许可（即请求专利权人许可其实施专利）。

当然，取得强制许可的单位或个人应当支付专利权人合理的使用费，数额可以由双方协商；协商不成的，由国家知识产权局裁决。另外，被许可人享有的为非独占实施权，并且不得再次许可给其他人。

强制许可的情况非常少见，但是随着中国的法治和市场经济的成熟，中国专利价值的提高，以后也有可能发生这样的情况，需要我们适当关注。

七、关于专利侵权赔偿数额

涉及法条：《专利法》第六十五条。

新专利法在原法的基础上更加具体地规定了侵犯专利权的赔偿数额计算方式。（1）按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；（2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；（3）权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；（4）权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿（老专利法为五十万）。注意：赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，也就是说律师费等也可以加入到赔偿额中。

新专利法实际上是加强了对专利侵权的打击力度，有利于专利权人的维权，有利于我们遏制恶性的市场竞争。

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